Garder les marques: délais et exigences de renouvellement

Imaginez vous réveiller et découvrir que votre marque a disparu, non pas parce que quelqu'un l'a contestée, mais parce que vous avez manqué un délai de renouvellement de deux semaines. Ce cauchemar est arrivé à des géants comme Coca-Cola, Tiffany & Co., et Burberry, ce qui semble inconcevable jusqu'à ce que vous réalisiez l'ampleur à laquelle les marques internationales sont gérées.

Avec des marques dans plusieurs pays ayant des calendriers et exigences de renouvellement différents, suivre devient exponentiellement complexe. Et une fois qu'une marque expire, vous pourriez ne pas la récupérer. Voici donc comment vous protéger et garder vos marques internationales à jour.

Différents pays, différentes règles

Bien que la plupart des pays suivent un cycle de renouvellement de 10 ans, c'est là que s'arrêtent les similarités. Certains comptent à partir de la date de votre demande, d'autres de la date d'enregistrement. Certains exigent une preuve d'utilisation, tandis que d'autres n'ont besoin que du paiement.

États-Unis : multiples délais, enjeux élevés

Les États-Unis ont l'un des calendriers de maintenance de marque les plus exigeants. Vous devez déposer une déclaration de section 8 entre les années 5-6 après l'enregistrement, prouvant l'utilisation réelle avec des échantillons. Manquer cela signifie une annulation automatique après la période de grâce de six mois (avec un supplément si vous redemandez).

Au cap des 10 ans, vous devez déposer une section 8+9 combinée (déclaration d'utilisation plus renouvellement), puis répéter chaque cycle. L'USPTO envoie des rappels par email environ six mois avant une demande requise, mais la charge de réaliser le processus repose entièrement sur vous.

Pour les enregistrements du Protocole de Madrid désignant les États-Unis, vous devez également déposer des déclarations de section 71 et maintenir votre enregistrement international WIPO. Si l'enregistrement international expire, votre protection aux États-Unis expire également.

Union Européenne : renouvellement simple avec un twist

Les marques européennes durent 10 ans à partir de la date de la demande. Vous pouvez renouveler dans les six mois avant l'expiration ; vous pouvez même être en retard de six mois, mais un supplément sera appliqué.

Mais bien que l'UE n'exige pas de preuve d'utilisation lors du renouvellement, cinq années consécutives de non-utilisation rendent votre marque vulnérable aux contestations d'annulation. Gardez des dossiers détaillés des matériels de marketing, des factures de vente et des photos de produits, au cas où vous auriez besoin de réaffirmer votre marque.

Chine : renouvellement facile mais exigences strictes d'utilisation

Les marques chinoises peuvent être renouvelées une année complète avant la fin des 10 ans de la marque, et vous n'avez pas besoin de prouver l'utilisation de la marque. Cependant, seulement trois ans de non-utilisation vous exposent à des contestations de la marque.

Japon : flexibilité de paiement fractionné

Le Japon offre une option de flexibilité unique pour fractionner le paiement en deux, avec les mêmes trois ans de non-utilisation permettant de contester la marque. Si vous choisissez des paiements fractionnés, la marque peut être immédiatement annulée, alors assurez-vous de garder cela à l'esprit.

Canada : système modernisé

Les périodes d'enregistrement au Canada ont été réduites à 10 ans, comme dans le reste du monde. Mais cela a également apporté les mêmes clauses de non-utilisation que le Japon et la Chine. Vous pouvez déposer dans les six mois avant l'expiration ou dans une période de grâce de six mois avec des frais de retard.

Système de Madrid : un enregistrement avec de multiples obligations

Votre enregistrement international WIPO se renouvelle tous les 10 ans. Cependant, les pays désignés comme les États-Unis exigent toujours des dépôts de maintenance locaux. Cela signifie également que chaque pays peut ajouter un coût pour le dépôt et le renouvellement, ce qui peut devenir un casse-tête si vous avez de nombreuses marques internationales.

Erreurs critiques à éviter lors de la maintenance des marques internationales

Assurez-vous de conserver vos informations d'enregistrement avec des rappels périodiques et un catalogage approprié. Un simple changement d'administrateur peut signifier que des e-mails de rappel essentiels vont dans les dossiers de spam, et des marques acquises expirent faute de suivi de l'utilisation.

Avec de nombreux pays permettant à des tiers de contester votre marque après trois à cinq ans de non-utilisation apparente, ne pas suivre les matériels de marketing, les ventes et l'utilisation des produits dans un pays ou une région peut prolonger les procédures judiciaires et ajouter aux coûts et au stress.

De plus, le renouvellement des marques peut devenir coûteux – et rapidement. Gardez un enregistrement approprié de toutes les échéances et un budget financier sain pour le moment où vous devez renouveler une marque.

Enfin, bien que les lois sur les marques changent rarement, les changements de durée ne sont pas inconnus. Si vous n'êtes pas bien versé dans le droit des marques, consultez un fournisseur professionnel de protection internationale des marques.

Construire un système de maintenance

Commencez par un suivi complet de chaque marque, numéro d'enregistrement, date, pays, nombre de classes et échéance. Au fur et à mesure que votre entreprise grandit, le suivi et le dépôt manuels peuvent devenir impossibles. Dans ce cas, un logiciel de gestion professionnelle des marques peut automatiser le calcul des échéances selon les règles de différents pays et envoyer des rappels anticipés.

Dans la plupart des cas, il est préférable de prévoir une revue de renouvellement 18 mois avant une échéance importante pour chaque région concernée, avec des points supplémentaires à 12 et 6 mois (période où la plupart des renouvellements peuvent être traités). Cela vous laisse le temps d'évaluer la nécessité de renouveler, de rassembler la documentation, de sécuriser les budgets, de gérer les complications ou de décider de laisser la marque expirer en raison de non-utilisation. Pour cette dernière option, vous devriez effectuer des audits annuels de votre portefeuille pour vérifier si chaque marque est toujours utilisée, stratégiquement précieuse et vaut l'investissement de renouvellement.

Que se passe-t-il lorsque vous manquez une échéance ?

La plupart des pays offrent des périodes de grâce de six mois avec des frais de retard (par exemple, les États-Unis ajoutent 100 $/classe et l'UE ajoute 25 %). Mais vous devriez quand même déposer dès que possible pour éviter les retards administratifs et les complications où des tiers pourraient contester la marque.

Passé la période de grâce, vos options sont limitées. Certains pays permettent des requêtes pour circonstances extraordinaires, mais dire simplement « nous avons oublié » ne suffit pas. En général, votre marque est définitivement annulée et doit être redéposée. Cependant, cette nouvelle demande signifie que vous perdez la priorité, les droits accumulés et le statut incontestable. N'importe qui d'autre peut déposer pour votre marque, et s'ils saisissent le premier jour de l'expiration, ils pourraient l'obtenir.

En tant que tel, le renouvellement international des marques peut être crucial pour protéger la valeur de la marque sur les marchés mondiaux. Travailler avec des services professionnels de marques internationales est une option rentable si vous n'avez pas d'équipe juridique experte dans ce domaine, et vous permet de vous appuyer sur des décennies de connaissances et des systèmes automatisés pour suivre tous les détails de votre dossier.