Tote oder aufgegebene Marke darf man sie nutzen

Eine „tote Marke“ in der USPTO-Datenbank ist nicht automatisch sicher nutzbar. „Tot“ bedeutet, dass die bundesweite Registrierung nicht mehr aktiv ist, aber der ursprüngliche Inhaber die Marke im Geschäftsverkehr weiterhin nutzen kann und auch ohne Registrierung noch durchsetzbare Common-Law-Rechte haben kann. Bevor Sie eine tote Marke nutzen oder anmelden, müssen Sie prüfen, warum sie „tot“ wurde, ob der ursprüngliche Inhaber im Markt noch aktiv ist und ob noch verwechselbar ähnliche Marken eingetragen sind. Wenn die Marke nicht genutzt wird, müssen Sie eine neue Marke anmelden (Sie können sie nicht einfach „übernehmen“).

Was „Tot“ in der USPTO-Datenbank bedeutet

Wenn Sie im System der USPTO zur Status- und Dokumentenabfrage von Marken (TSDR) suchen, hat jeder Markeneintrag den Status „live“ oder „dead“. Ein „dead“-Status bedeutet, dass die bundesweite Registrierung oder Anmeldung nicht mehr aktiv ist. Sie ist abgelaufen, aufgegeben, gelöscht oder ohne Verlängerung ausgelaufen. Die USPTO behandelt sie in ihren Unterlagen nicht mehr als geschützte Marke.

Das heißt aber nicht, dass die Marke gemeinfrei ist oder dass der ursprüngliche Inhaber sie nicht mehr nutzt. Der USPTO-Eintrag zeigt nur den Verwaltungsstatus der Registrierung. Es sagt nichts darüber aus, ob die Marke im Markt noch existiert, ob der ursprüngliche Inhaber durch die weitere Nutzung Common-Law-Rechte hat oder ob ähnliche Marken in Ihrer Branche noch von anderen Parteien eingetragen sind.

Der bundesweite Eintrag ist der Startpunkt für die meisten, aber Sie müssen etwas gründlicher sein, wenn Sie einen klaren Überblick über alle Marken bekommen möchten.

Tot vs. Aufgegeben vs. Gelöscht: Was ist der Unterschied?

Die USPTO fasst mehrere unterschiedliche Ergebnisse unter dem Begriff „dead“ zusammen. Jedes hat leicht andere Folgen, wenn es um eine Marke geht, die der Marke ähnelt, die Sie anmelden möchten.

Status	Was ist passiert	Wichtige Folge
Aufgegeben (Anmeldung)	Die Anmeldung wurde eingereicht, aber nie abgeschlossen	Kann wiederhergestellt werden durch den ursprünglichen Anmelder innerhalb bestimmter Fristen
Aufgegeben (Registrierung)	Die Registrierung ist wegen Nichtnutzung oder versäumter Einreichungen ausgelaufen	Common-Law-Rechte bleiben meist bestehen, wenn der Inhaber die Marke weiter genutzt hat, auch ohne Registrierung
Gelöscht	Die Registrierung wurde per Entscheidung oder Antrag gelöscht	Das hängt davon ab, aus welchen Gründen die Marke gelöscht wurde
Abgelaufen	Die Frist zur Verlängerung wurde verpasst	Kann manchmal durch den ursprünglichen Inhaber wieder eingesetzt werden; die Nutzung in der Praxis kann trotzdem noch aktiv sein

Warum eine Marke „tot“ wird

Der häufigste Grund für eine tote Marke ist, dass der Inhaber nicht auf eine USPTO-Prüfermitteilung reagiert. Wichtig ist: Wenn der prüfende Anwalt bei einer laufenden Anmeldung Einwände erhebt, hat der Anmelder eine feste Frist zur Antwort. Wird diese Frist verpasst, wird die Anmeldung aufgegeben. Der Inhaber hat die Einreichung vielleicht einfach aus den Augen verloren, den Anwalt gewechselt, eine andere Einschätzung bekommen oder sich entschieden, die Anmeldung nicht weiter zu verfolgen. In diesen Fällen wurde die Marke nie eingetragen, daher gibt es keine Pflichten zur Aufrechterhaltung, aber der Anmelder kann den Namen trotzdem weiterhin im Geschäftsverkehr nutzen.

Eingetragene Marken können auch „sterben“, wenn Aufrechterhaltungs-Einreichungen verpasst werden. US-Markenregistrierungen verlangen eine Erklärung zur fortgesetzten Nutzung (oder entschuldigten Nichtnutzung) zwischen dem fünften und sechsten Jahr nach der Eintragung sowie danach alle 10 Jahre eine kombinierte Erklärung zur fortgesetzten Nutzung und einen Antrag auf Verlängerung. Wenn Sie eine der Fristen verpassen, wird die Registrierung gelöscht.

Auch Intent-to-Use-Anmeldungen können „dead“ werden, wenn der Anmelder innerhalb der erlaubten Frist nach der „Notice of Allowance“ der USPTO keine „Statement of Use“ einreicht. Das bedeutet meist, dass das Produkt oder die Dienstleistung nie gestartet wurde, aber das ist nicht immer so — manche Inhaber starten unter einer anderen Marke oder über eine andere Einheit.

Eine Löschung durch Widerspruchs- oder Gerichtsverfahren ist seltener, führt aber zu den aktenreichsten Unterlagen. Die Falldatenbank des TTAB enthält die vollständige Historie von Verfahren, in denen eine Löschung angefochten wurde. Das ist ein hilfreicher Kontext, wenn Sie bewerten, ob der ursprüngliche Inhaber ein echtes Interesse an der Marke hatte.

Können Sie eine tote Marke nutzen?

Auch wenn Sie die Marke technisch gesehen meist nutzen können, müssen Sie trotzdem sicherstellen, dass sie nicht anderswo genutzt wird. Dass die Bundesregistrierung „dead“ ist, nimmt eine Risikoschicht weg, weil es keine aktive Registrierung gibt, die dem ursprünglichen Inhaber landesweite Priorität gibt. Was es aber nicht wegnimmt, ist die Möglichkeit, dass der ursprüngliche Inhaber die Marke einfach weiter genutzt hat, ohne sie zu registrieren. In diesem Fall ist er durch Common-Law-Rechte in dem Gebiet geschützt, in dem sein Geschäft tätig ist.

Wenn Sie überlegen, eine tote Marke für Waren oder Dienstleistungen zu nutzen, die wirklich nichts mit denen des ursprünglichen Inhabers zu tun haben, und der ursprüngliche Inhaber in Ihrem Markt keine sichtbare Präsenz hat, sind Sie meist auf der sicheren Seite. Wenn Sie aber überlegen, eine tote Marke in derselben Kategorie zu nutzen, für die sie ursprünglich angemeldet wurde, und die ursprüngliche Marke noch eine aktive Kundschaft, eine Website oder eine geschäftliche Präsenz unter diesem Namen hat, kann das weiterhin als Verletzung gelten, wenn noch ein kleiner Rest der ursprünglichen Präsenz im Markt vorhanden ist.

Wann eine tote Marke trotzdem riskant ist

Mit Abstand das größte Risiko ist ein ursprünglicher Inhaber, der die Marke im Geschäftsverkehr trotz verlorener Bundesregistrierung weiter aktiv nutzt. Ein Inhaber, der seit 10 Jahren Produkte unter einem Namen verkauft, verliert seine Common-Law-Rechte nicht, nur weil er eine Aufrechterhaltungs-Einreichung verpasst hat. Er verliert zwar den Registrierungsstatus und die Vorteile, die damit kommen, aber seine nutzungsbasierten Rechte in dem geografischen Gebiet, in dem er tätig ist, bleiben bestehen. Wenn Sie in diesem Markt unter demselben Namen starten, verletzen Sie möglicherweise diese Common-Law-Rechte, auch wenn die USPTO die Marke als „dead“ zeigt.

Das wird noch verstärkt, wenn die Marke erst vor Kurzem „dead“ geworden ist. Eine Marke, die vor sechs Monaten ausgelaufen ist, hat viel eher noch einen aktiven Inhaber im Markt als eine Marke, die seit 15 Jahren tot ist und zu der es kein passendes Unternehmen mehr gibt. Kürzlich tote Marken liegen auch eher noch im Verlängerungsfenster, in dem der ursprüngliche Inhaber die Registrierung vielleicht gerade wieder einsetzen lässt.

Dazu kommt die Frage nach verwechselbar ähnlichen aktiven Marken, die andere Parteien halten. Eine tote Marke garantiert nicht, dass derselbe oder ein ähnlicher Name nicht gerade von jemand anderem in derselben Klasse eingetragen ist. Eine tote Marke zu prüfen, ohne auch die aktiven Marken zu prüfen, ist keine vollständige Sorgfalt.

Wie Sie prüfen, ob die Marke wirklich verfügbar ist

Eine gute Verfügbarkeitsprüfung läuft über drei Bereiche: den USPTO-Eintrag, den realen Markt und die breitere Markenlandschaft in Ihrer Branche.

Starten Sie mit TSDR, um den „dead“-Status zu bestätigen und die gesamte Historie zu lesen. Der Grund für die Aufgabe, die Waren- und Dienstleistungsbeschreibung, die Inhaberhistorie und alle Prüfermitteilungen sind in der Akte einsehbar. Das zeigt Ihnen, warum die Marke „dead“ wurde, und gibt Ihnen ein klareres Bild davon, was der ursprüngliche Inhaber beabsichtigt hat. Vergleichen Sie das mit der WIPO Global Brand Database, wenn der ursprüngliche Inhaber international tätig war oder wenn Sie in mehreren Märkten arbeiten wollen.

Dann prüfen Sie die Nutzung in der Praxis. Die WIPO-Datenbank mit aktiven Marken kann hier hilfreich sein. Sie erlaubt die Suche nach Marken weltweit, aber auch nach laufenden Anmeldungen und anderen Unterlagen. Außerdem sollten Sie den Markennamen in großen Suchmaschinen, auf Marktplatz-Plattformen, in sozialen Medien und in Unternehmensverzeichnissen suchen. Achten Sie besonders auf Websites, aktuelle Presseberichte, Produktlisten oder Kundenbewertungen, denn das kann zeigen, dass die Marke nur dem Namen nach „dead“ ist.

Zum Schluss machen Sie eine breitere Suche nach verwechselbar ähnlichen aktiven Marken in Ihrer Branche. Eine gründliche Markenrecherche geht über exakte Treffer hinaus und findet auch ähnlich klingende Namen, visuell ähnliche Logos und Marken in verwandten Klassen, die zu einer Verwechslungsgefahr führen können. Das Marken-Suchtool von Protect.TM und die Umfassende Markenstudie decken all diese Punkte ab.

Können Sie eine tote Marke als Ihre eigene anmelden?

Ja, unter Bedingungen. Eine tote Markenregistrierung kann nicht übertragen, beansprucht oder vererbt werden. Um die Marke zu besitzen, müssen Sie eine neue Anmeldung auf Ihren eigenen Namen einreichen, so wie bei jeder anderen Marke. Dass eine ähnliche Marke früher eingetragen war und dann „dead“ wurde, bedeutet für die USPTO bei der Prüfung der Anmeldung nicht besonders viel.

Das heißt: Sie führt dieselben Recherchen durch, als wäre es eine neue Anmeldung. Wenn der Prüfer verwechselbar ähnliche, aktive Marken in derselben Klasse findet, kann Ihre Anmeldung unabhängig von der toten Vorgänger-Marke zurückgewiesen werden. Wenn der ursprüngliche Inhaber Ihre Anmeldung wegen laufender Common-Law-Nutzung anficht, wird der Fall komplizierter. Eine frühere Einreichung senkt beide Risiken, weil sie Ihr Prioritätsdatum festlegt und den Markt auf Ihren Anspruch hinweist. Sie können Protect.TM’s Schritt-für-Schritt-Leitfaden zur Markenanmeldung in den USA nutzen, der den ganzen Ablauf erklärt.

Kann der ursprüngliche Inhaber sie zurückholen?

In manchen Fällen ja. Bei aufgegebenen Anmeldungen erlaubt das USPTO-Verfahren „petition to revive“ dem ursprünglichen Anmelder, eine aufgegebene Anmeldung wieder einzusetzen, wenn er zeigen kann, dass die Aufgabe unbeabsichtigt war. In den meisten Fällen hat der Inhaber bis zu drei Jahre, nachdem die Marke erstmals als „dead“ gilt, um die Wiederbelebung zu versuchen (oder er muss eine komplett neue Markenanmeldung einreichen). Wenn die Marke wegen Ablauf gelöscht wurde, ist das Zeitfenster etwas kürzer, aber es erlaubt dem ursprünglichen Inhaber trotzdem, Common-Law-Rechte geltend zu machen.

In der Praxis lässt sich die Frage „Wenn eine Marke tot ist, kann ich sie nutzen?“ am besten über die Zeit beantworten. Wenn eine Marke erst vor Kurzem „dead“ geworden ist, sollten Sie davon ausgehen, dass der ursprüngliche Inhaber noch handeln kann. Sie können die Einreichungs-Historie in TSDR prüfen, um zu sehen, ob es offene Anträge oder aktuelle Aktivitäten gibt.

Was passiert, wenn Sie die Marke nutzen, ohne sie zu registrieren?

Wenn Sie eine tote Marke nutzen, ohne sie auf Ihren Namen zu registrieren, verlassen Sie sich komplett auf Common-Law-Rechte, die Sie durch Ihre eigene geschäftliche Nutzung aufbauen. Das gibt Ihnen etwas Schutz in den geografischen Märkten, in denen Sie aktiv handeln, aber keine der Vorteile einer Bundesregistrierung. Sie haben also keine landesweite Priorität, keine rechtlichen Vermutungen für Eigentum, kein ®-Symbol und keinen Zugang zu Bundesgerichten, der Ihnen im Fall einer Verletzung helfen kann.

Noch schlimmer: Jemand anderes könnte diese Marke später registrieren. Da die Registrierung Priorität gegenüber Common-Law-Rechten schaffen kann (besonders in unterschiedlichen Gebieten), könnten Sie gezwungen sein, die Nutzung der Marke aufzugeben.

Checkliste, bevor Sie weitermachen

Bevor Sie eine Marke rund um eine tote Marke aufbauen, gehen Sie diese Schritte der Reihe nach durch:

• Bestätigen Sie, warum die Marke „dead“ wurde. Eine Marke, die mitten in der Prüfung aufgegeben wurde, weil der Anmelder eine Ähnlichkeits-Zurückweisung nicht lösen konnte, kann riskanter sein als eine Marke, die einfach ausgelaufen ist, weil der Inhaber in Ruhestand ging.
• Prüfen Sie, ob der ursprüngliche Inhaber die Marke im Markt weiter nutzt. Suchen Sie den Markennamen in Suchmaschinen, sozialen Medien, Unternehmensverzeichnissen und auf E-Commerce-Plattformen. Aktive geschäftliche Nutzung bedeutet aktive Common-Law-Rechte, unabhängig vom Registrierungsstatus.
• Suchen Sie nach verwechselbar ähnlichen aktiven Marken in Ihrer Branche. Nur weil die tote Marke weg ist, ist das Feld nicht frei. Machen Sie eine vollständige Suche nach aktiven Registrierungen und laufenden Anmeldungen in Ihren Waren- und Dienstleistungsklassen, die für Ihre eigene Anmeldung ein Verwechslungsrisiko schaffen könnten.
• Führen Sie eine umfassende Markenrecherche durch. Eine vollständige Recherche geht über exakte Treffer hinaus und umfasst klangähnliche Namen, visuelle Überschneidungen im Design und Anmeldungen in verwandten Klassen. Nutzen Sie das Marken-Suchtool von Protect.TM und die Umfassende Markenstudie, um vor einer Entscheidung das ganze Feld abzudecken.
• Reichen Sie eine neue Markenanmeldung auf Ihren eigenen Namen ein. Wenn die Recherche keine Probleme zeigt, reichen Sie schnell ein, um Ihr Prioritätsdatum festzulegen. Eine schnelle Einreichung ist Ihr bester Schutz, falls der ursprüngliche Inhaber seine Anmeldung wiederbelebt oder ein Dritter vor Ihnen einreicht. Der Registrierungsservice von Protect.TM übernimmt den Prozess von der Anmeldung bis zur Prüfung.

Bevor Sie eine Marke rund um eine tote Marke aufbauen, machen Sie eine Recherche, um den Status zu bestätigen und mögliche Konflikte zu erkennen – auf Protect.TM suchen.

FAQs

Kann der ursprüngliche Inhaber mich verklagen, wenn ich seine tote Marke nutze?

Ja, wenn er durch fortgesetzte Nutzung im Geschäftsverkehr durchsetzbare Rechte nachweisen kann. Er kann auch ohne aktive Registrierung eine Verletzungsklage einreichen. Seine Ansprüche auf Schadenersatz sind enger als bei einem eingetragenen Markeninhaber, aber es bleibt das Risiko eines langen und teuren Rechtsstreits.

Sie können sie auch ohne Registrierung nutzen, aber dann verlassen Sie sich vollständig auf Common-Law-Rechte, die Sie durch Ihre eigene geschäftliche Nutzung aufbauen. Jeder, der vor Ihnen eine neue Anmeldung einreicht, einschließlich des ursprünglichen Inhabers, kann Rechte erwerben, die Ihre in Märkten übersteuern, in denen Sie die Nutzung noch nicht aufgebaut haben.

Erscheint eine tote Marke weiterhin in Markensuchen?

Ja. Tote Marken bleiben dauerhaft in der TSDR-Datenbank der USPTO und in professionellen Marken-Suchergebnissen. Ihre Präsenz im Register ist wichtig, weil sie die Geschichte der Marke, frühere Nutzungszeiträume und Waren- und Dienstleistungsbeschreibungen zeigt, die eine Verwechslungsgefahr-Analyse beeinflussen.

Wie lange muss eine Marke tot sein, bevor sie jemand anders nutzen kann?

Eine tote Marke wird nicht einfach dadurch frei zur Nutzung, dass eine bestimmte Anzahl von Jahren vergangen ist. Die Frage ist nicht, wie lange sie tot ist, sondern ob noch durchsetzbare Rechte bestehen. Eine Marke, die letzten Monat „dead“ wurde und deren Inhaber noch aktiv im Markt ist, ist riskanter als eine Marke, die vor 15 Jahren „dead“ wurde und zu der es kein passendes Unternehmen mehr gibt.