Marque abandonnee ou expiree peut on lutiliser legalement

Une « marque morte » dans la base de données de l’USPTO n’est pas automatiquement sûre à utiliser. « Morte » signifie que l’enregistrement fédéral n’est plus actif, mais que le titulaire d’origine peut encore utiliser la marque dans le commerce et peut encore détenir des droits opposables en common law, même sans enregistrement. Avant d’utiliser ou de déposer une marque morte, vous devez vérifier pourquoi elle est devenue morte, si le titulaire d’origine est encore actif sur le marché, et si des marques similaires au point de créer une confusion sont encore enregistrées. Si la marque n’est pas utilisée, vous devrez en enregistrer une nouvelle (vous ne pouvez pas simplement « l’hériter »).

Ce que signifie « Morte » dans la base de données de l’USPTO

Quand vous recherchez dans le système de l’USPTO de statut et de consultation des documents (TSDR), chaque fiche de marque a un statut « live » ou « dead ». Un statut « dead » signifie que l’enregistrement fédéral ou la demande n’est plus actif(ve). Il(elle) a expiré, a été abandonné(e), a été annulé(e) ou n’a pas été renouvelé(e). L’USPTO ne la traite plus comme une marque protégée dans ses dossiers.

Mais cela ne veut pas dire que la marque est dans le domaine public ou que le titulaire d’origine a arrêté de l’utiliser. La fiche USPTO reflète seulement le statut administratif de l’enregistrement. Cela ne dit rien sur le fait que la marque existe encore sur le marché, si le titulaire d’origine a des droits en common law grâce à une utilisation continue, ou si des marques similaires restent enregistrées par d’autres acteurs dans votre secteur.

Le dossier fédéral est là où la plupart des gens commencent, mais vous devez aller un peu plus loin si vous voulez avoir une vue claire de toutes les marques.

Morte vs. Abandonnée vs. Annulée : quelle est la différence ?

L’USPTO regroupe plusieurs situations différentes sous le terme « morte », et chacune a une conséquence un peu différente si la marque ressemble à celle que vous essayez d’enregistrer.

Statut	Ce qui s’est passé	Point clé
Abandonnée (demande)	La demande a été déposée mais jamais finalisée	Peut être réactivée par le déposant d’origine dans certains délais
Abandonnée (enregistrement)	L’enregistrement a expiré à cause de la non-utilisation ou de dépôts manqués	Les droits en common law restent souvent si le titulaire a continué à utiliser la marque, même sans enregistrement
Annulée	L’enregistrement a été annulé par décision ou requête	Cela dépend des motifs pour lesquels la marque a été annulée
Expirée	La date limite de renouvellement n’a pas été respectée	Peut parfois être rétablie par le titulaire d’origine ; l’utilisation réelle peut encore être active

Pourquoi une marque devient morte

La cause la plus courante d’une marque morte est le fait que le titulaire ne répond pas à une action de l’USPTO. Notamment, lorsque l’avocat examinateur fait une objection à une demande en cours, le demandeur a un délai fixe pour répondre. Si ce délai n’est pas respecté, la demande est abandonnée. Le titulaire a peut-être simplement perdu le suivi du dépôt, changé d’avocat, reçu un avis différent, ou choisi de ne plus continuer la demande. Dans ces cas, la marque n’a jamais été enregistrée, donc il n’y a pas d’obligations de maintien, mais le demandeur peut encore utiliser le nom dans le commerce.

Les marques enregistrées peuvent aussi « mourir » quand les dépôts de maintien sont manqués. Les enregistrements de marques aux États-Unis exigent une déclaration de poursuite d’utilisation (ou de non-utilisation justifiée) entre la cinquième et la sixième année après l’enregistrement, puis une déclaration de poursuite d’utilisation et une demande de renouvellement tous les 10 ans. Si vous manquez l’un de ces délais, l’enregistrement est annulé.

Les demandes fondées sur une intention d’usage peuvent aussi devenir « mortes » si le demandeur ne dépose pas une déclaration d’usage dans le délai autorisé après que l’USPTO émet un avis d’acceptation. Cela signifie en général que le produit ou le service n’a jamais été lancé, mais ce n’est pas toujours le cas — certains titulaires lancent sous une autre marque ou via une autre entité.

L’annulation suite à une opposition ou à une procédure judiciaire est une cause moins courante, mais elle produit les dossiers les plus riches en documents. La base de données des dossiers du TTAB contient tout l’historique des procédures où une annulation a été contestée. C’est utile si vous évaluez si le titulaire d’origine avait un intérêt réel pour la marque.

Pouvez-vous utiliser une marque morte ?

Même si, techniquement, vous pouvez utiliser la marque dans la plupart des cas, vous devez quand même vous assurer qu’elle n’est pas utilisée ailleurs. Le fait que l’enregistrement fédéral soit mort réduit un niveau de risque, car il n’y a plus d’enregistrement actif qui donne au titulaire d’origine une priorité nationale. Mais cela n’enlève pas la possibilité que le titulaire d’origine ait simplement continué à utiliser la marque sans l’enregistrer, et dans ce cas il est protégé par des droits de common law dans le territoire où son entreprise est active.

Si vous envisagez d’utiliser une marque morte pour des produits ou services vraiment sans lien avec ceux du titulaire d’origine, et que le titulaire d’origine n’a pas de présence visible sur votre marché, vous êtes généralement en sécurité. Mais si vous envisagez d’utiliser une marque morte dans la même catégorie que celle pour laquelle elle a été déposée au départ, et que la marque d’origine a encore une base de clients active, un site web, ou une présence commerciale sous ce nom, cela peut être considéré comme une contrefaçon s’il reste ne serait-ce qu’une petite présence sur le marché.

Quand une marque morte reste risquée

Le plus grand risque, de loin, est un titulaire d’origine qui continue à utiliser la marque dans le commerce malgré la perte de l’enregistrement fédéral. Un titulaire qui vend des produits sous un nom depuis 10 ans ne perd pas ses droits en common law s’il a manqué un dépôt de maintien. Il perd son statut enregistré et les avantages qui vont avec, mais ses droits basés sur l’usage dans la zone géographique où il exerce restent. Si vous lancez dans ce marché sous le même nom, vous risquez de porter atteinte à ces droits en common law, même si l’USPTO affiche la marque comme morte.

Le risque est encore plus élevé si la marque est devenue morte récemment. Une marque qui a expiré il y a six mois a beaucoup plus de chances d’avoir un titulaire actif sur le marché qu’une marque morte depuis 15 ans sans présence commerciale correspondante. Les marques mortes récemment ont aussi plus de chances d’être encore dans la période de renouvellement, où le titulaire d’origine peut être en train de rétablir l’enregistrement.

Il y a aussi la question des marques actives, similaires au point de créer une confusion, détenues par d’autres personnes. Une marque morte ne garantit pas que le même nom, ou un nom proche, n’est pas déjà enregistré par quelqu’un d’autre dans la même classe. Vérifier une marque morte sans aussi vérifier les marques actives n’est pas une vérification complète.

Comment vérifier si la marque est vraiment disponible

Une bonne vérification se fait sur trois bases : le dossier USPTO, le marché réel, et le paysage global des marques dans votre secteur.

Commencez par TSDR pour confirmer le statut « dead » et lire tout l’historique du dépôt. La raison de l’abandon, la description des produits et services, l’historique des titulaires, et les documents d’actions de l’USPTO sont accessibles dans le dossier. Cela vous dit pourquoi la marque est devenue morte et vous donne une vision plus claire de ce que le titulaire d’origine voulait faire. Comparez avec la base de données mondiale des marques de l’OMPI si le titulaire d’origine était une entreprise internationale ou si vous prévoyez d’opérer sur plusieurs marchés.

Ensuite, recherchez une utilisation réelle. La base de données de l’OMPI sur les marques actives peut être utile ici : elle vous permet de rechercher des marques dans le monde entier, mais aussi des demandes en cours et d’autres documents. En plus, recherchez le nom de la marque sur les principaux moteurs de recherche, les plateformes de vente, les réseaux sociaux et les annuaires d’entreprises. Regardez surtout les sites web, les articles récents, les fiches produits ou les avis clients, car cela montre que la marque est peut-être seulement « morte » dans les dossiers.

Enfin, faites une recherche plus large sur les marques actives similaires au point de créer une confusion, dans votre catégorie. Une recherche complète va au-delà des résultats exacts : elle repère aussi les noms qui se prononcent pareil, les logos qui se ressemblent, et les marques dans des classes proches qui peuvent créer un risque de confusion. L’outil de recherche de marques Protect.TM et la Présentation de l'Enregistrement de Marque couvrent tous ces points.

Pouvez-vous déposer une marque morte à votre nom ?

Oui, sous conditions. Une marque enregistrée morte ne peut pas être transférée, réclamée ou héritée. Pour détenir la marque, vous devez déposer une nouvelle demande à votre nom, comme pour toute autre marque. Le fait qu’une marque similaire ait déjà été enregistrée puis soit devenue morte ne change pas grand-chose pour l’USPTO lors de l’examen.

Cela veut dire que l’USPTO fera les mêmes recherches que pour une nouvelle demande. Si l’examinateur trouve des marques actives similaires au point de créer une confusion dans la même classe, votre demande peut être refusée, même si une ancienne marque morte existait. Si le titulaire d’origine conteste votre demande en se basant sur une utilisation continue en common law, le dossier devient plus complexe. Déposer le plus tôt possible réduit ces deux risques, car cela fixe votre date de priorité et avertit le marché de votre revendication. Vous pouvez suivre le guide pas à pas de Protect.TM pour enregistrer une marque aux États-Unis, qui explique tout le processus.

Le titulaire d’origine peut-il la réactiver ?

Dans certains cas, oui. Pour les demandes abandonnées, la procédure USPTO de « pétition de réactivation » permet au demandeur d’origine de rétablir une demande abandonnée s’il peut montrer que l’abandon n’était pas intentionnel. Dans la plupart des cas, le titulaire a jusqu’à trois ans après que la marque a été déclarée morte pour essayer de la réactiver (ou il doit déposer une nouvelle demande de marque séparée). Si la marque a été annulée pour cause d’expiration, le délai est un peu plus court, mais le titulaire d’origine peut quand même faire valoir des droits en common law.

En pratique, la question « Si une marque est morte, puis-je l’utiliser ? » dépend surtout du temps. Si une marque est devenue morte très récemment, supposez que le titulaire d’origine peut encore agir. Vous pouvez consulter l’historique dans TSDR pour voir s’il y a des pétitions en cours ou une activité récente.

Que se passe-t-il si vous utilisez la marque sans l’enregistrer ?

Utiliser une marque morte sans l’enregistrer à votre nom signifie que vous comptez uniquement sur les droits en common law créés par votre propre usage commercial. Cela vous donne une certaine protection dans les zones où vous vendez vraiment, mais aucun des avantages de l’enregistrement fédéral. Donc, vous n’avez pas de priorité nationale, pas de présomption légale de propriété, pas de symbole ®, et pas d’accès aux décisions des tribunaux fédéraux qui pourraient vous aider en cas de contrefaçon.

Pire encore, quelqu’un d’autre peut enregistrer la même marque plus tard. Comme l’enregistrement crée une priorité sur les droits en common law (surtout dans des territoires différents), vous pouvez être obligé d’arrêter d’utiliser la marque.

Checklist avant d’aller plus loin

Avant de construire une marque autour d’une marque morte, suivez ces étapes dans l’ordre :

• Confirmez pourquoi la marque est devenue morte. Une demande abandonnée en cours d’examen car le demandeur n’a pas pu répondre à un refus pour similarité peut être plus risquée à reprendre qu’une marque simplement expirée parce que le titulaire a arrêté son activité.
• Vérifiez si le titulaire d’origine continue à l’utiliser sur le marché. Recherchez le nom sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les annuaires d’entreprises et les plateformes e-commerce. Une utilisation commerciale active signifie des droits actifs en common law, quel que soit le statut d’enregistrement.
• Recherchez des marques actives similaires au point de créer une confusion dans votre secteur. Le fait que la marque morte ait disparu ne libère pas le terrain. Faites une recherche complète des enregistrements actifs et des demandes en cours dans vos classes de produits et services, qui pourraient créer un risque de confusion pour votre propre demande.
• Faites une recherche complète de disponibilité de marque. Une vérification complète va au-delà des correspondances exactes : elle inclut les similarités phonétiques, les ressemblances visuelles, et les dépôts dans des classes proches. Utilisez l’outil de recherche de marques Protect.TM et la Présentation de l'Enregistrement de Marque pour couvrir tout le paysage avant de vous engager.
• Déposez une nouvelle demande de marque à votre nom. Si la recherche est positive, déposez rapidement pour fixer votre date de priorité. Un dépôt rapide est votre meilleure protection contre le titulaire d’origine qui réactive sa demande ou un tiers qui dépose avant vous. Le service d’enregistrement de Protect.TM gère le processus, de la demande à l’examen.

Avant de construire une marque autour d’une marque morte, faites une recherche pour confirmer son statut et repérer les conflits possibles — recherche sur Protect.TM.

FAQs

Le titulaire d’origine peut-il me poursuivre si j’utilise sa marque morte ?

Oui, s’il peut prouver des droits applicables grâce à une utilisation continue dans le commerce. Il peut engager une action en contrefaçon même sans enregistrement actif. Ses demandes de dommages et intérêts sont plus limitées que celles d’un titulaire de marque enregistrée, mais il y a quand même un risque de procès long et coûteux.

Vous pouvez commencer à l’utiliser sans l’enregistrer, mais cela veut dire que vous comptez uniquement sur des droits en common law créés par votre propre usage commercial. Toute personne qui dépose une nouvelle demande avant vous, y compris le titulaire d’origine, peut obtenir des droits qui priment sur les vôtres dans les marchés où vous n’avez pas encore d’usage établi.

Une marque morte apparaît-elle encore dans les recherches de marques ?

Oui. Les marques mortes restent de façon permanente dans la base TSDR de l’USPTO et dans les résultats des recherches professionnelles de marques. Leur présence dans le dossier est importante, car elles montrent l’historique de la marque, les périodes d’usage antérieur, et les descriptions des produits et services qui servent à analyser le risque de confusion.

Combien de temps une marque doit-elle rester morte pour que quelqu’un d’autre puisse l’utiliser ?

Une marque morte ne devient pas disponible à l’usage juste parce qu’un certain nombre d’années est passé. La question n’est pas depuis combien de temps elle est morte, mais si des droits applicables existent encore. Une marque devenue morte le mois dernier, avec un titulaire encore actif sur le marché, est plus risquée qu’une marque morte depuis 15 ans, sans présence d’entreprise correspondante.