Usage loyal vs. contrefaçon de marque : où est la limite ?

Lorsque Terri Welles, Playmate de l'année 1981 de Playboy, a créé son site personnel en utilisant des termes comme « Playboy », « Playmate » et « Playmate de l'année », Playboy n'a pas apprécié. Ils ont intenté un procès pour contrefaçon de marque, affirmant qu'elle profitait de leur marque sans autorisation.

Mais voici le twist : le tribunal a donné raison à Welles... enfin, en partie. Le jugement a été que l'utilisation des termes de Playboy était un « usage loyal nominatif » car elle décrivait simplement son titre et ses réalisations réels. Cependant, lorsqu'elle a utilisé à plusieurs reprises le logo stylisé du lapin de Playboy sur son site comme fond d'écran, le tribunal a estimé qu'elle avait franchi la ligne.

Cette affaire illustre parfaitement l'un des domaines les plus confus du droit des marques : quand l'utilisation de la marque d'autrui devient-elle une contrefaçon, et quand est-ce un « usage loyal » parfaitement légal ? Laissez-nous démêler cette distinction cruciale qui pourrait éviter à votre entreprise des batailles juridiques coûteuses.

Qu'est-ce qui rend l'usage loyal des marques différent

Pour commencer, clarifions une idée reçue. L'usage loyal des marques est totalement différent de l'usage loyal des droits d'auteur. Vous ne pouvez pas simplement prendre la marque de quelqu'un et revendiquer un « usage loyal » comme vous pourriez le faire avec une œuvre protégée par des droits d'auteur.

Le principe fondamental est que vous pouvez utiliser une marque dans certaines situations sans l'autorisation du propriétaire tant que cela ne confond pas les consommateurs sur la source des biens ou services présentés, et seulement si cela entre dans l'une des deux catégories spécifiques.

Les deux types d'usage loyal des marques

Usage loyal descriptif (Usage loyal classique)

Cela se produit lorsque vous utilisez la marque descriptive de quelqu'un d'autre pour décrire vos propres biens ou services simplement parce que c'est ce qu'ils sont. L'essentiel est que vous utilisez le mot de la marque dans son sens ordinaire et descriptif.

Pour illustrer cela, considérez la marque de WD-40 « THE INHIBITOR ». Lorsqu'une autre entreprise a décrit son produit comme « un inhibiteur de corrosion à long terme », WD-40 a intenté un procès. Le tribunal a statué qu'il s'agissait d'un usage loyal car le concurrent utilisait « inhibiteur » dans son sens descriptif. Le produit était un inhibiteur de corrosion, et c'est ce qu'il faisait.

Pour que l'usage loyal descriptif s'applique, trois conditions doivent être remplies :

• La marque doit réellement être descriptive des biens ou services.
• L'utilisation est dans son sens descriptif, pas comme une marque.
• L'utilisation doit être de bonne foi.

Usage loyal nominatif

Cela vous permet d'utiliser une marque pour faire référence à leurs produits ou services. C'est appelé « nominatif » car vous « nommez » ou identifiez les offres du propriétaire de la marque.

Les exemples les plus courants incluent :

• Ateliers de réparation annonçant « Nous réparons les véhicules BMW »
• Détaillants déclarant « Nous vendons des produits Samsung »
• Journaux menant des sondages sur « New Kids on the Block »
• Publicité comparative mentionnant des marques concurrentes

Le test en trois parties pour l'usage loyal nominatif

Les tribunaux utilisent un test en trois parties pour déterminer si l'usage nominatif est légitime :

1. La marque est-elle nécessaire pour identifier le produit ou le service ?

Pour un usage loyal, il ne doit pas y avoir d'autre moyen pratique d'identifier ce dont vous parlez. Vous ne pouvez pas raisonnablement vous référer à « cette équipe de baseball professionnelle du Minnesota » lorsque vous parlez des Minnesota Twins.

2. Utilisez-vous seulement autant de la marque que nécessaire ?

C'est là que beaucoup de gens ont des problèmes. Utiliser un logo, des polices stylisées ou des éléments de design distinctifs dépasse généralement ce qui est « nécessaire ».

3. Suggérez-vous un parrainage ou une approbation ?

L'utilisateur revendiquant l'usage libre ne doit pas laisser entendre que le propriétaire de la marque le parraine, l'approuve ou a une quelconque relation avec lui. Des avertissements clairs aident, mais ils ne suffisent pas toujours si votre présentation globale suggère un lien.

Autres exemples réels d'usage loyal

• Un magasin d'électronique suggérant « Nous sommes spécialisés dans les réparations d'iPhone et de MacBook Apple » est généralement acceptable, tant qu'ils n'utilisent pas le logo d'Apple ou ne suggèrent pas qu'ils sont un centre de réparation agréé Apple.
• Un magasin de pièces automobiles suggérant que ses produits sont « Compatibles avec les camions Ford F-150 » est légitime car il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer la compatibilité sans mentionner la marque Ford.
• Une critique de restaurant suggérant « De meilleurs burgers que McDonald's » est généralement une publicité comparative acceptable, à condition qu'elle soit véridique et non trompeuse.
• Un photographe de mariage annonçant « Vu dans Martha Stewart Weddings » est généralement un usage loyal, à condition qu'ils aient effectivement été présentés et ne suggèrent pas une approbation continue.

Quand l'usage loyal devient une infraction

La frontière devient floue, et de nombreuses entreprises la franchissent sans s'en rendre compte.

Utilisation excessive de la marque

Les stations de radio souhaitant séduire les fans de sports universitaires ne peuvent pas simplement placarder un nom et un logo de leur équipe dans leur publicité. Les tribunaux avaient auparavant estimé que cela dépassait ce qui était nécessaire pour identifier leur public cible.

Suggérer une approbation

Lorsqu'une entreprise de cosmétiques a utilisé « SEAL IT WITH A KISS » dans ses campagnes marketing, elle a réussi à se défendre contre les réclamations d'infraction. Mais s'ils avaient utilisé le style de marque exact ou suggéré que le propriétaire de la marque approuvait leur produit, le résultat aurait probablement été différent.

Utilisation en évidence ou stylisée

En revenant à Terri Wells de l'introduction, utiliser un texte simple pour décrire son statut de Playmate était acceptable, mais utiliser le logo stylisé de Playboy comme fond d'écran de site web allait trop loin.

Publicité concurrentielle

La publicité comparative bénéficie d'une protection spéciale en vertu de la loi sur les marques, mais c'est aussi là que la plupart des réclamations d'usage loyal échouent. Vous pouvez mentionner des concurrents par leur nom dans la publicité, mais des règles strictes s'appliquent :

Ce qui est généralement autorisé :

• Comparaisons véridiques de caractéristiques, prix ou performances
• Déclarations factuelles sur la compatibilité ou les alternatives
• Identifier les concurrents dans les études de marché ou les sondages

Ce qui dépasse souvent les limites :

• Utilisation de logos ou éléments de design distinctifs de concurrents
• Impliquer une approbation ou un partenariat
• Faire des comparaisons fausses ou trompeuses
• Utiliser des slogans ou accroches déposés

Prenons le cas d'un magazine de moto qui a utilisé « Ride Hard » dans les titres. Harley-Davidson a poursuivi en justice, affirmant que leur marque « RIDE HARD » avait été violée. Le tribunal a statué en faveur du magazine, estimant que « ride hard » était utilisé de manière descriptive pour décrire la culture de la moto, et non comme une marque.

Conseils pratiques pour les entreprises

La ligne entre l'usage loyal et la violation de marque n'est pas toujours claire, mais les principes sont constants. Pour qu'un usage loyal s'applique, les marques doivent être utilisées uniquement lorsque c'est nécessaire, seulement autant que nécessaire, et sans jamais suggérer un parrainage ou une approbation lorsqu'il n'en existe pas.

Si vous vous trouvez de l'autre côté du litige (c'est-à-dire en vous demandant si votre marque est utilisée de manière équitable), il est peut-être temps de contacter des avocats spécialisés en protection des marques. Ils vous diront si vous avez les éléments pour un cas légitime.