Les droits de marque en common law suffisent ils-?

Vous obtenez automatiquement des droits de marque en common law en utilisant un nom dans le commerce, mais ils sont limités à la zone où vous faites vraiment des affaires, et ils sont plus difficiles à faire respecter. L'enregistrement fédéral ajoute une protection à l'échelle nationale, une présomption légale de propriété, et le droit d'utiliser le symbole ®. Si vous êtes local et à faible risque, les droits en common law peuvent suffire pour l'instant : si vous vendez en ligne, prévoyez de grandir, ou avez une marque à protéger, l'enregistrement est bien plus fort. Dans tous les cas, commencez par une recherche de marque, pour ne pas bâtir sur un nom déjà utilisépar un autre.

Ce qu'est une marque en common law

Alors, qu'est ce qu'une marque en common law ? C'est une marque que vous possédez grâce à l'usage, plutôt qu'à l'enregistrement. Dès que vous commencez à utiliser officiellement un nom, un logo ou un slogan distinctif pour identifier vos produits et services sur le marché, vous obtenez des droits de marque en common law selon la loi de l'État. Vous n'avez rien à déposer ni à passer par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO). Les droits que vous obtenez sont applicables dans le territoire où vous faites des affaires (c. à d. vendez des produits et des services), et ils empêchent quelqu'un d'autre d'utiliser une marque trop similaire dans ce territoire.

Mais c'est là la limite des droits de marque en common law, car la portée de ce que protègent les marques enregistrées est bien plus large.

Comment commencent les droits de marque en common law

Les droits en common law se basent sur la première utilisation, donc la première entreprise à arriver sur le marché avec son logo ou son identité distinctive obtient les droits.

Plus précisément, la loi recherche une utilisation « bona fide » dans le commerce, c'est à dire vendre réellement des produits sous la marque, ou fournir des services à des clients sous cette marque. Mettre le nom sur des produits que vous vendez, ou promouvoir des services que vous offrez vraiment, crée des droits ; simplement réserver un nom, ou l'utiliser une seule fois, ne suffit généralement pas.

Comme il n'existe pas de registre national des droits en common law, c'est à vous, en tant que titulaire de la marque, de prouver quand et où vous avez utilisé la marque. Les preuves datées sont le mieux, avec par exemple des factures de vente, des publicités, des emballages, des captures d'écran de votre site, et des reçus clients. Tout cela aide à prouver la date de début de vos droits, mais aussi à préciser la zone géographique que vous couvrez, car les droits en common law ne sont en général applicables que là où la marque est reconnue.

Jusqu'où va la protection en common law

Les droits en common law ne couvrent en général pas tout le pays, seulement les endroits où vous les avez vraiment obtenus.

Cela concerne souvent une petite zone géographique où vous utilisez la marque et où vous avez bâti une réputation, plus une zone raisonnable d'expansion naturelle. Une boulangerie connue dans une agglomération a des droits là bas, mais pas à trois États de là, où une autre entreprise peut adopter le même nom de bonne foi. Les tribunaux américains appliquent cette limite territoriale depuis plus d'un siècle, comme le montre la jurisprudence ancienne. C'est aussi vrai dans d'autres pays : une entreprise à Londres, au Royaume Uni, qui ne vend que localement aura du mal à revendiquer des droits sur une marque dans une autre grande ville du pays.

La doctrine Tea Rose/Rectanus a notamment fixé les bases du droit des marques en common law. Elle suggère que deux entreprises peuvent partager leur marque quand le « junior » peut prouver qu'il a utilisé la marque de bonne foi et qu'il est assez éloigné pour ne pas avoir le même public que le « senior ».

Cependant, l'e commerce rend les limites géographiques du droit des marques en common law problématiques. Vendre partout dans le pays avec des livraisons en ligne élargit techniquement la zone où votre marque est connue, mais un site web et une liste de ventes ne donnent pas immédiatement un droit national sur la marque. En fait, même si vous vendez dans tout le pays, une marque similaire implantée dans une autre zone géographique et qui vend aussi en ligne peut être en concurrence avec vous. C'est précisément parce qu'aucune des deux n'a d'enregistrement, et que chacune peut revendiquer des droits dans des marchés géographiques différents, selon la situation.

Dans ce cas, c'est au tribunal de décider ce qui prime : la première utilisation locale de la marque ou la preuve d'utilisation dans le commerce, comme les ventes et les documents de marketing ou les dépôts d'enregistrement de l'entreprise. Dans tous les cas, vous pouvez vous attendre à une procédure longue, et vous pourriez avoir besoin d'un avocat spécialisé en marques, même sans marque enregistrée. La solution la plus sûre est l'enregistrement, comme dans notre guide pour protéger une marque dans un monde numérique, car il renforce votre droit et avertit immédiatement les concurrents.

Le symbole ™ vs. le symbole ®

Vous pouvez mettre le symbole ™ à côté de toute marque que vous revendiquez, enregistrée ou non, pour montrer que vous la traitez comme votre marque (℠ fonctionne de la même manière pour les services). Le symbole ® est strictement réservé aux marques ayant un enregistrement fédéral, et l'utiliser avant l'enregistrement de votre marque est inapproprié. Donc, un titulaire en common law peut utiliser ™, mais ® doit être mérité. Vous pouvez en savoir plus dans notre guide TM vs R.

Droits de marque en common law vs. enregistrement fédéral

Même si l'enregistrement fédéral peut sembler être un concept totalement différent des droits en common law, il s'appuie en réalité sur la base créée par ceux ci. L'enregistrement prend simplement la protection que vous obtenez automatiquement et la renforce, afin que vous ayez plus de recours si besoin.

L'enregistrement auprès de l'USPTO vous donne :

• Une priorité nationale à partir de la date de dépôt (cela signifie que personne dans le pays ne devrait pouvoir utiliser une marque similaire, sauf s'il l'a déjà utilisée de bonne foi et a ses propres droits locaux en common law)
• Une présomption légale que vous êtes propriétaire de la marque et qu'elle est valide (cela signifie que c'est à l'auteur de la violation de prouver que vous ne l'utilisez pas, et non à vous)
• Une notification publique pour toute personne qui consulte les registres des marques (ce qui peut éviter qu'une personne mette en place une marque similaire en cherchant une autre option)
• Le droit d'utiliser le symbole ® sur votre image de marque
• L'enregistrement aux douanes (la possibilité d'enregistrer votre marque auprès de l'U.S. Customs and Border Protection, pour bloquer des produits importés portant une marque contrefaisante)

Où les droits en common law sont insuffisants

À cause de leurs limites géographiques et de l'absence d'enregistrement national, les droits en common law sont plus difficiles à défendre, surtout plus une autre entreprise utilise une image de marque similaire depuis longtemps. Vous n'avez aucune présomption de propriété, donc vous devez prouver vos droits à zéro à chaque fois.

En plus, vous prenez l'un des plus grands risques de ne pas enregistrer si quelqu'un dépose une marque nationale et obtient l'enregistrement.

Que se passe t il si quelqu'un enregistre votre marque avant vous

Si une autre entreprise enregistre fédéralement une marque que vous n'avez utilisée qu'en common law, elle obtient en général des droits à l'échelle nationale. Il y a une exception : votre utilisation antérieure reste protégée, mais seulement dans la zone précise où vous utilisiez déjà la marque avant son enregistrement.

En pratique, cela peut vous bloquer dans votre zone actuelle et vous empêcher de vous étendre, même si vous aviez utilisé le nom en premier. Par exemple, des cours fédérales d'appel ont considéré que des restaurants avec des noms similaires (comme dans l'affaire Dan Tana vs. Dantanna’s ) peuvent coexister dans la même ville ou région si un concurrent avec une marque enregistrée s'installe.

C'est aussi pour cela que certaines grandes entreprises doivent adopter un DBA ou créer une nouvelle marque lorsqu'elles veulent s'étendre dans des zones où il existe déjà une marque en common law ou enregistrée, forte et ancienne, similaire à la leur. Burger King a renommé sa franchise en Hungry Jack’s pour le public australien, car il existait déjà un Burger King en Australie, sans lien, qui s'étendait lui aussi dans tout le pays.

Surveiller les copies : pourquoi la surveillance compte

Comme elles ne sont enregistrées dans aucune base de données, il n'y a pas de système d'alerte précoce si vous porte atteinte à la marque en common law de quelqu'un d'autre ou si quelqu'un le fait à la vôtre. Du coup, les problèmes apparaissent souvent seulement quand les entreprises entrent sur le même marché ou quand l'une demande un enregistrement officiel de marque ; à ce moment, c'est à chacune de prouver où elle est prioritaire et de délimiter des zones géographiques d'utilisation dans le commerce.

En pratique, cela signifie que les titulaires qui comptent sur le droit des marques en common law doivent surveiller leur marque manuellement. Cela peut consister à faire régulièrement une recherche Google sur votre nom ou des noms proches, pour trouver des entreprises dans la zone, ou à vérifier les réseaux sociaux pour des comptes avec des noms similaires dans le secteur.

Mais si vous avez une marque enregistrée, vous pouvez plutôt utiliser un service de surveillance de marque, qui surveille les nouveaux dépôts et vous permet de repérer un conflit tant que c'est encore simple et peu coûteux à résoudre.

Que faire quand quelqu'un utilise un nom similaire

Vous avez peu d'actions possibles contre une atteinte à une marque en common law, et tout revient à prouver que « vous étiez là en premier ».

• Une lettre de mise en demeure est le premier choix pour la plupart des entreprises : elle informe l'autre partie que vous avez des droits grâce à votre utilisation dans le commerce (dans cette zone) et lui demande d'arrêter. Si vous fournissez assez de preuves d'usage (ou si vous avez une marque enregistrée), la plupart des litiges s'arrêtent là, car la plupart des entreprises ne veulent pas parier sur un procès.
• Si un concurrent demande à enregistrer une marque similaire, vous pouvez vous y opposer après la publication (pendant 30 jours), ou demander son annulation si elle est enregistrée. Dans les deux cas, vous devez prouver que votre marque a été utilisée dans le commerce, même en common law. À noter : cela n'empêche pas l'utilisation de la marque dans la même zone que la vôtre, car c'est un autre litige de coexistence.
• Si la marque concurrente crée vraiment une confusion entre les entreprises, vous avez des motifs pour une procédure devant les tribunaux. Le recours habituel devant les tribunaux est d'empêcher la partie en infraction d'utiliser la marque dans votre zone géographique où les droits en common law s'appliquent, comme le prévoit le Lanham Act §43(a).
• Les plateformes de réseaux sociaux ont leurs propres règles de suppression et de marque. Amazon Brand Registry, par exemple, exige une marque fédérale avant d'agir sur une infraction supposée. Meta, au contraire, accepte la common law et l'usage antérieur, mais même elle agit plus vite pour retirer un contenu en infraction quand vous avez une marque enregistrée.

Common law ou enregistrement : que choisir pour votre entreprise ?

Pour une entreprise à un seul site, sans projet d'expansion et avec peu de risque de copie, les droits en common law peuvent suffire pendant un temps. Mais dès que vous vendez au delà des frontières d'un État, que vous créez une marque à défendre, que vous recevez des investissements ou que vous opérez surtout en ligne, l'enregistrement fédéral est une base plus solide, et l'écart ne fait que grandir à mesure que vous développez votre activité et visez une reconnaissance internationale.

Les droits en common law ne vous montrent pas qui d'autre utilise peut être une marque similaire. Lancez une recherche de marque gratuite avec Protect.TM avant de bâtir votre projet autour du nom.

Questions fréquentes

Combien de temps durent les droits de marque en common law ?

Les droits en common law peuvent durer indéfiniment, tant que vous utilisez activement la marque dans le commerce (ils n'ont pas non plus à être renouvelés comme les marques enregistrées). L'inconvénient, c'est qu'ils prennent fin si vous arrêtez d'utiliser la marque et l'abandonnez.

Est ce que je possède une marque si j'ai acheté le domaine et les comptes sur les réseaux sociaux ?

Non, acheter un nom de domaine ou réserver un identifiant sécurise cette adresse, pas la marque derrière. Les droits de marque viennent de l'utilisation du nom comme signe d'origine pour des produits et services : quelqu'un d'autre peut donc avoir des droits sur le nom même si vous possédez l'URL.

Est ce que l'enregistrement d'une LLC me donne des droits de marque sur le nom de mon entreprise ?

Créer une LLC enregistre le nom de votre entreprise auprès de l'État, mais cela ne donne pas de droits de marque et n'empêche pas les autres d'utiliser un nom similaire comme marque. L'enregistrement d'une entité et la protection par marque sont deux systèmes différents.

Les droits de marque en common law aux États Unis protègent ils ma marque en dehors des États Unis ?

Les droits de marque sont territoriaux : les droits en common law aux États Unis s'arrêtent donc en général à la zone que vous servez, souvent même à l'intérieur de votre État. Vous aurez besoin d'une marque fédérale enregistrée pour une protection dans tout le territoire américain, ou demander un enregistrement international si vous prévoyez de vendre à l'étranger.