Direitos de marca por uso: proteção real ou atalho?

Você obtém direitos de marca por uso automaticamente ao usar um nome no comércio, mas eles são limitados à área onde você realmente faz negócios e são mais difíceis de fazer valer. O registro federal adiciona proteção em todo o país, uma presunção legal de propriedade e o direito de usar o símbolo ®. Se você atua localmente e tem baixo risco, os direitos por uso podem bastar por enquanto; se você vende online, planeja crescer ou tem uma marca que vale proteger, o registro é muito mais forte. De qualquer forma, comece com uma pesquisa de marca, para não construir sobre um nome que outra pessoa já possui.

O que é uma Marca por Uso

Então, o que é uma marca por uso? É uma marca que você possui pelo uso, e não pelo registro. No momento em que você começa a usar oficialmente um nome, logo ou slogan distintivo para identificar seus produtos e serviços no mercado, você passa a ter direitos de marca por uso pela lei estadual. Você não precisa registrar nada nem passar pelo Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO). Os direitos que você obtém podem ser aplicados no território em que você atua (ou seja, vende produtos e serviços) e impedem que outra pessoa use uma marca parecida a ponto de confundir nesse território.

Mas é aí que estão os limites da marca por uso, pois o alcance de o que as marcas registradas protegem é bem maior.

Como os Direitos de Marca por Uso Começam

Os direitos por uso se baseiam no primeiro uso, então a primeira empresa que entra no mercado com seu logo ou identidade distintiva ganha os direitos.

Mais especificamente, a lei exige uso “de boa-fé” no comércio, ou seja, vender de fato produtos sob a marca ou prestar serviços aos clientes sob ela. Colocar o nome em produtos que você vende ou divulgar serviços que você realmente oferece cria direitos; apenas reservar um nome ou fazer um uso simbólico e único, em geral, não.

Como não existe um registro nacional de direitos por uso, cabe a você, como dono da marca, provar quando e onde usou a marca. Provas com data são a melhor forma, e as opções mais seguras são notas fiscais de venda, anúncios, embalagens, capturas de tela do seu site e comprovantes de clientes. Tudo isso ajuda a definir a data em que seus direitos começaram, mas também deixa claro a área geográfica exata que você atende, já que os direitos de marca por uso, em geral, só podem ser aplicados onde a marca é reconhecida.

Até Onde Vai a Proteção por Uso

Em geral, os direitos por uso não cobrem o país inteiro, apenas os lugares onde você realmente os conquistou.

Isso costuma valer para a área geográfica relativamente pequena onde você usa a marca e construiu reputação, mais uma zona razoável de expansão natural. Uma padaria conhecida em uma região metropolitana tem direitos ali, mas não a três estados de distância, onde outro negócio pode adotar o mesmo nome de boa-fé. Os tribunais dos EUA aplicam esse limite territorial há mais de um século, como mostram decisões antigas na jurisprudência. O mesmo vale para outros países: uma empresa em Londres, no Reino Unido, que vende apenas localmente teria dificuldade para alegar direitos sobre uma marca em qualquer outra grande cidade do país.

A doutrina Tea Rose/Rectanus, em particular, estabeleceu bases para a marca por uso. Ela sugere que duas empresas podem compartilhar suas marcas quando a “júnior” consegue provar que usou a marca de boa-fé e está longe o bastante para não ter o mesmo público da “sênior”.

No entanto, o e-commerce torna os limites geográficos da marca por uso um problema. Embora vender para todo o país com entregas online amplie, na prática, a área onde sua marca é conhecida, um site e uma lista de vendas não dão um direito nacional imediato sobre a marca. Na verdade, mesmo que você venda no país todo, uma marca parecida que surgiu em outra região e também vende online pode concorrer com a sua. Isso acontece justamente porque nenhuma das duas tem registro, e cada parte pode alegar direitos em mercados geográficos diferentes, dependendo do caso.

Nesse cenário, cabe ao tribunal decidir o que tem prioridade: o primeiro uso local da marca ou a prova de uso no comércio, como registros de vendas e marketing ou documentos de registro da empresa. Em qualquer caso, você pode enfrentar um processo judicial longo, e aí pode precisar de um advogado de marcas dedicado mesmo sem ter uma marca registrada. A opção mais segura é registrar, conforme nosso guia sobre como proteger uma marca em um mundo digital, pois isso fortalece sua reivindicação e já avisa os concorrentes.

O Símbolo ™ vs. o Símbolo ®

Você pode colocar o símbolo ™ ao lado de qualquer marca que você reivindique, registrada ou não, para indicar que você a trata como sua marca (℠ funciona do mesmo jeito para serviços). O símbolo ® é reservado exclusivamente para marcas com registro federal, e usá-lo antes de sua marca ser registrada é incorreto. Então, quem tem marca por uso pode usar ™, mas o ® precisa ser conquistado. Você pode saber mais no nosso guia TM vs. R.

Direitos de Marca por Uso vs. Registro Federal

Embora o registro federal possa parecer algo totalmente diferente dos direitos por uso, na verdade ele se baseia na base criada por eles. O registro apenas pega a proteção que você já tem automaticamente e a torna mais sólida, para que você tenha mais recursos quando precisar.

Registrar no USPTO dá a você o seguinte:

• Prioridade nacional a partir da data do pedido (ou seja, ninguém no país deve poder usar uma marca parecida, exceto se já a tiver usado de boa-fé e tiver direitos locais por uso)
• Presunção legal de que você é o dono da marca e que ela é válida (ou seja, cabe ao infrator provar que você não a está usando, e não a você)
• Aviso público para qualquer pessoa que pesquise os registros do órgão de marcas (assim, você evita que alguém crie uma marca parecida desde o início, pois a pessoa pode buscar alternativas)
• O direito de usar o símbolo ® na sua identidade
• Registro na alfândega (a opção de registrar sua marca na U.S. Customs and Border Protection para que possam barrar produtos importados com marca infratora)

Onde os Direitos por Uso Não Dão Conta

Por causa dos limites geográficos e da falta de registro nacional, os direitos por uso são mais difíceis de defender quanto mais tempo outra empresa usa uma identidade parecida. Você não tem presunção de propriedade, então precisa provar seus direitos do zero a cada vez.

Além disso, você corre um dos maiores riscos de não registrar se alguém realmente pedir o registro nacional da marca e conseguir.

O que Acontece se Alguém Registrar sua Marca Primeiro

Se outro negócio registrar federalmente uma marca que você só usava por uso, em geral ele ganha direitos em todo o país. Há uma exceção: seu uso anterior continua protegido, mas apenas na área específica onde você já usava a marca antes do registro deles.

Na prática, isso pode “prender” você ao seu território atual e impedir que você se expanda, mesmo que você tenha usado o nome primeiro. Por exemplo, tribunais federais de apelação argumentaram que restaurantes com nomes parecidos (como no caso Dan Tana vs. Dantanna’s) podem coexistir na mesma cidade ou região se um concorrente com uma marca registrada entrar.

Isso também explica por que algumas empresas globais são obrigadas a usar um nome fantasia (DBA) ou criar uma nova marca ao tentar expandir para regiões onde já existe uma marca por uso ou registrada, parecida com a delas, forte e antiga. O Burger King renomeou sua franquia para Hungry Jack’s para o público australiano, pois já existia um Burger King não afiliado na Austrália, que também estava se expandindo pelo país.

De Olho em Imitadores: Por que Monitorar Importa

Como não estão registradas em nenhum banco de dados, não existe um sistema de alerta antecipado que avise se você infringir a marca por uso de outra pessoa ou se alguém fizer isso com a sua. Assim, os problemas costumam aparecer só depois que as empresas entram no mesmo mercado ou quando uma delas tenta um registro oficial de marca; aí, cabe às duas provar exatamente onde têm prioridade e definir regiões geográficas de uso no comércio.

Na prática, isso significa que donos que dependem de marca por uso precisam monitorar sua marca manualmente. Isso pode incluir pesquisar no Google, de tempos em tempos, o nome da empresa ou nomes parecidos, para achar empresas na região, ou revisar as redes sociais em busca de perfis com nomes semelhantes no setor.

Mas, se você tem uma marca registrada, pode usar um serviço dedicado de monitoramento de marcas, que acompanha novos pedidos e permite identificar um conflito quando ainda é barato e fácil resolver.

O que Fazer Quando Alguém Usa um Nome Parecido

Você tem ações limitadas contra infração de marca por uso, e todas se resumem a provar que “você chegou primeiro”.

• Uma notificação extrajudicial é a primeira opção para a maioria das empresas: ela avisa a outra parte que você tem direitos com base no seu uso no comércio (naquela região) e pede que ela pare de usar. Se você apresentar provas suficientes de uso (ou tiver uma marca registrada), a maioria das disputas termina aqui, pois muitas empresas não querem apostar em um processo.
• Se um concorrente pedir o registro de uma marca parecida, você pode contestar após a publicação (por 30 dias) ou pedir o cancelamento se ela for registrada. Nos dois casos, você precisa provar que sua marca foi usada no comércio, mesmo sendo por uso. Vale notar que isso não impede o uso da marca na mesma área que a sua, pois isso é uma disputa diferente, de uso simultâneo.
• Se a marca concorrente realmente causar confusão entre as empresas, você tem base para abrir um processo judicial. O recurso judicial mais comum é impedir o uso da parte infratora na sua área geográfica onde os direitos por uso se aplicam, conforme a Lei Lanham §43(a).
• Plataformas de redes sociais têm suas próprias políticas de remoção e de marcas. O Amazon Brand Registry, por exemplo, exige uma marca federal antes de agir sobre qualquer suposta infração. Já a Meta aceita marca por uso e uso anterior, mas mesmo assim costuma agir mais rápido para remover a infração quando você tem uma marca registrada.

Marca por Uso ou Registro: o que Serve para seu Negócio?

Para um negócio com apenas um ponto, sem planos de expandir e com pouco risco de imitação, os direitos por uso podem servir por um tempo. Mas, no momento em que você vende entre estados, constrói uma marca que vale a pena defender, recebe investimento ou atua principalmente online, o registro federal é uma base mais forte, e essa diferença só aumenta conforme você cresce e busca reconhecimento internacional.

Direitos por uso não mostram quem mais pode estar usando uma marca parecida. Faça uma busca de marcas grátis com a Protect.TM antes de construir sua marca em torno do nome.

Perguntas Frequentes

Quanto tempo duram os direitos de marca por uso?

Os direitos por uso podem durar por tempo indeterminado, desde que você use a marca ativamente no comércio (e também não precisam ser renovados como marcas registradas). Por outro lado, eles acabam se você parar de usar a marca e abandoná-la.

Eu sou dono de uma marca se comprei o domínio e os @ nas redes sociais?

Não. Comprar um domínio ou pegar um @ garante esse endereço, não a marca por trás dele. Direitos de marca vêm do uso do nome como identificador de origem de produtos e serviços, então outra pessoa ainda pode ter direitos sobre o nome mesmo que você seja dono da URL.

Registrar uma LLC me dá direitos de marca sobre o nome do meu negócio?

Abrir uma LLC registra o nome da sua empresa no estado, mas isso não concede direitos de marca nem impede outras pessoas de usar um nome parecido como marca. Registro de empresa e proteção de marca são sistemas separados.

Direitos de marca por uso nos EUA protegem minha marca fora dos EUA?

Direitos de marca são territoriais, então os direitos por uso nos EUA param por volta da área geral que você atende, muitas vezes até dentro do seu estado. Você vai precisar de uma marca federal registrada para proteção em todo os EUA, ou buscar um registro internacional se pretende vender no exterior.