Registrar un diseño como marca: qué se puede y no proteger

Puedes registrar como marca un diseño cuando identifica el origen de tus productos y servicios, y no solo la estética. Esto incluye logotipos, empaques distintivos, formas de productos y esquemas de color (en conjunto, imagen comercial), siempre que el diseño sea distintivo y no funcional. Aun así, la marca no es tu única opción: el derecho de autor protege el arte creativo de forma automática, y una patente de diseño protege la apariencia ornamental de un producto por tiempo limitado, por lo que muchas marcas usan más de una. Antes de gastar en una solicitud de marca, haz una búsqueda para asegurarte de que tu diseño no tenga conflictos.

Qué cuenta como diseño en la ley de marcas

Una “marca de diseño” es cualquier marca cuyo valor está en la apariencia, no en las palabras que escribe. Entonces, ¿puedes registrar como marca un diseño? Sí, pero solo cuando funciona como identificador de origen (es decir, cuando los clientes pueden vincular el diseño con la empresa que usa la marca). Si eres nuevo en lo básico, nuestra guía sobre qué protegen las marcas explica los fundamentos.

La marca de diseño más común es un logotipo, como un gráfico, un emblema o una versión estilizada del nombre de tu marca. Por ejemplo, el logotipo de Coca-Cola tiene la característica tipografía fluida y la “ola” que se introdujo en 1969 y cambió ligeramente con los años, y todo eso está registrado como marca. Al registrar una marca de diseño así, proteges la ilustración y el estilo tal como se presentan, y no el texto simple que contiene. Una empresa suele registrar tanto una marca denominativa estándar para el nombre como una marca de diseño para el logotipo, para cubrir ambos aspectos.

La siguiente categoría de marcas de diseño es la apariencia general de tu producto o empaque: su distribución, gráficos y combinación de colores. Todo esto puede funcionar como marca cuando los clientes llegan a reconocerlo como tuyo y forma parte de la “imagen comercial”. Un ejemplo es la suela roja de Louboutin, que en la industria se reconoce claramente como propia de la empresa cuando el resto del zapato de tacón no es rojo.

Pero la imagen comercial también incluye colores, formas de producto en tres dimensiones e incluso el diseño de las tiendas. Un color específico de marca o la silueta de un producto puede protegerse, pero solo cuando los compradores lo asocian con tu marca. Como el color y la forma rara vez son distintivos por sí solos, normalmente requieren pruebas de que el público los vincula con tu marca. Nuestra guía sobre registrar una marca de color puede explicarlo mejor.

Marca vs. derecho de autor vs. patente de diseño

Una marca es una de tres herramientas que pueden proteger un diseño, y cada una cubre cosas distintas. Una marca protege un diseño que identifica tu marca, dura indefinidamente mientras la sigas usando y evita que otros causen confusión al consumidor.

El derecho de autor protege una obra creativa original (el arte de un logotipo, una ilustración, un patrón) desde el momento en que el diseño se crea y queda fijado en un medio tangible, sin necesidad de presentar una solicitud. Protege la expresión creativa, no la función de identificar el origen, así que no impedirá que un competidor use una marca confusamente similar en productos parecidos como lo haría una marca registrada. Los logotipos pueden tener ambas protecciones, como explica nuestra guía sobre derecho de autor vs. marca para logotipos.

Una patente de diseño protege la apariencia nueva y ornamental de un producto funcional, como la curva de una botella o la cara de un reloj. A diferencia de una marca, no depende del reconocimiento de marca, pero con el tiempo vence (actualmente, 15 años después del registro en EE. UU.), y el diseño debe ser novedoso. La guía de patentes de diseño de la USPTO explica qué califica.

No son excluyentes, así que una empresa puede solicitar varias formas de protección de PI. La forma de un producto puede obtener una patente de diseño ahora, para proteger su apariencia mientras es nueva, y después protección de marca como imagen comercial, una vez que los compradores la reconozcan, mientras que el derecho de autor cubre cualquier obra artística que tenga.

Qué hace que un diseño sea lo bastante distintivo para registrarlo

La distintividad es lo que separa un diseño de marca registrable de una simple decoración. Un logotipo que es inventivo o arbitrario suele ser distintivo por naturaleza y puede registrarse por sí solo. Las formas de productos, los empaques y los colores se evalúan con un estándar más alto: casi siempre necesitan “significado secundario”, que es la prueba de que los clientes han llegado a ver el diseño como una señal de origen y no como adorno.

Para demostrarlo, la USPTO evalúa pruebas como el tiempo y la exclusividad de tu uso (cinco años de uso continuo es un punto de referencia común), el gasto en publicidad, el volumen de ventas, encuestas a consumidores, cobertura en medios no solicitada e incluso pruebas de que competidores han copiado el diseño a propósito.

La otra parte de la prueba es si tu diseño es demasiado parecido a uno existente, ya que la USPTO rechazará una marca que cree probabilidad de confusión con un diseño registrado. Revisarlo desde el inicio es por lo que una búsqueda de marcas importa antes de presentar una solicitud y pagar las tasas no reembolsables.

Por qué los diseños funcionales normalmente no se pueden registrar como marca

Si una característica de diseño existe porque funciona mejor, y no porque identifica tu marca, la ley de marcas no la protegerá. Este es el requisito de “funcionalidad”: una característica esencial para cómo funciona un producto, o que afecta su costo o calidad, no puede registrarse como marca, sin importar qué tan reconocible se vuelva. Las características funcionales pertenecen a la ley de patentes, que concede un monopolio por tiempo limitado, mientras que una marca perpetua las bloquearía para siempre. Si la característica principal de tu diseño es una parte vital de cómo funciona el producto o servicio, una patente es la mejor opción.

Presentar una marca de diseño en color o en blanco y negro

Una decisión temprana es si presentar tu diseño en color o en blanco y negro, lo que puede reducir el alcance de tu protección.

Presentar en blanco y negro, sin declarar color, protege el diseño sin importar los colores en que lo uses. Es la opción más flexible: cubre tu logotipo si aparece en azul marino, rojo o en escala de grises, lo cual sirve para marcas que cambian el color según el contexto. Las reglas sobre dibujos de marcas de la USPTO explican cómo se maneja esto.

Por otro lado, puedes declarar color cuando una combinación específica de colores es central para la marca y quieres que forme parte de la marca. La desventaja es que el registro queda ligado a esos colores exactos. Como regla, presenta en blanco y negro para tener flexibilidad, y declara color solo cuando el color en sí sea una parte distintiva de lo que estás protegiendo.

Qué tener listo antes de presentar

Una solicitud de marca de diseño pide algunas cosas específicas:

• Necesitarás una imagen clara y de alta calidad de la marca exactamente como quieres que se proteja, cumpliendo los estándares de formato de la USPTO. El dibujo define los límites de tus derechos, así que una imagen inexacta o descuidada puede limitar o debilitar tu registro.
• Un ejemplar muestra el diseño en uso real en el comercio: en el producto, su empaque o etiquetas o, para servicios, en material de marketing. Los montajes y el arte conceptual no cuentan; la USPTO quiere prueba de que la marca realmente se está usando, como lo indica su guía de dibujos y ejemplares.
• Cada solicitud vincula el diseño a productos y servicios específicos, ordenados en clases internacionales. Tu protección solo se extiende a las clases que presentes, y cada clase suma al costo, así que es importante elegir bien. Nuestra guía de clases de marcas puede ayudarte a definir las tuyas.

Costos, tasas y plazos de una marca de diseño

Espera una tasa de presentación del gobierno por clase, más cualquier ayuda profesional, y un plazo de muchos meses, no de semanas.

Actualmente, la tasa de solicitud TEAS Plus es de $250 por clase, mientras que la tasa TEAS Standard es de $350 por clase. Presentar en varias clases multiplica la tasa, y las descripciones personalizadas, el apoyo de un abogado y responder a cualquier rechazo también aumentan el costo. Un diseño que necesita un dibujo preparado por un profesional puede costar un poco más para dejarlo listo para la solicitud.

El rechazo más común es por un conflicto con marcas existentes (es decir, otra empresa ya tiene registrada una marca de diseño similar). Sin embargo, la solicitud también puede rechazarse si se determina que el diseño es funcional o si no identifica suficientemente el origen, a veces por ejemplos inadecuados. Cada ida y vuelta con la USPTO para resolver estos temas puede sumar meses y costar cientos de dólares además de la tasa base.

¿Puedes presentar una marca y una patente de diseño para el mismo diseño?

Sí, y para el diseño adecuado es una combinación inteligente. Una patente de diseño protege la apariencia ornamental durante su plazo limitado, lo cual es útil antes de que tu diseño gane reconocimiento, mientras que una marca puede proteger el mismo diseño de forma indefinida una vez que funcione como identificador de origen. Como ambas requieren que el diseño no sea funcional, un mismo diseño ornamental puede cumplir con las dos.

Registrar una marca de diseño fuera de EE. UU.

Los derechos de marca son territoriales, así que un registro en EE. UU. no protege tu diseño en el extranjero. Para cubrir otros mercados, debes presentar en cada país o región, o usar el Sistema de Madrid para buscar protección en varios países con una sola solicitud. Como las reglas sobre imagen comercial y marcas no tradicionales varían según la jurisdicción, también debes planificar país por país. Por ejemplo, India tiene una ley de marcas complicada sobre el color: solo reconoce “combinaciones de colores” en su ley, pero de forma confusa ha aceptado algunas marcas de un solo color y ha rechazado otras.

Para agilizar este proceso, puedes usar el registro internacional de Protect.TM para tener una visión completa de posibles conflictos, ayuda directa de abogados y coordinar presentaciones en los mercados que te interesan.

Después de presentar

Presentar es el inicio, no el final. Tu solicitud se revisa, luego se publica para oposición, y solo entonces se convierte en un registro de marca completo.

Una vez registrada, una marca de diseño dura mientras la sigas usando y presentes el mantenimiento y las renovaciones requeridas (nuestra guía sobre cuánto dura una marca explica los plazos).

La protección es tan fuerte como tu vigilancia, así que monitorea el mercado por imitadores, actúa ante infracciones cuando las encuentres y considera una vigilancia de marca para detectar conflictos a tiempo.

Tu diseño tiene su protección más fuerte una vez que está registrado. Haz una búsqueda de marcas gratis en Protect.TM antes de presentar.

Preguntas frecuentes

¿Qué puedes hacer si alguien copia tu logotipo antes de que esté registrado?

Usar un logotipo en el comercio puede crear derechos de uso en tu zona, y la obra puede estar protegida por derechos de autor, así que una carta de cese y desistimiento suele ser un buen primer paso. Pero tu posición es mucho más fuerte con un registro, y por eso presentar cuanto antes vale la pena.

¿Necesitas una nueva marca si rediseñas tu logotipo?

Depende de cuántos cambios haya. Ajustes menores que mantienen la misma impresión comercial general suelen poder mantenerse con tu registro actual, pero un rediseño que cambie de forma importante cómo se ve la marca por lo general necesita una nueva solicitud, porque una marca de diseño está ligada a la imagen específica que presentaste.

¿Puedes solicitar registrar un diseño como marca antes de usarlo en el comercio?

En EE. UU., puedes presentar una solicitud por intención de uso basada en un plan real de usar el diseño, y luego enviar un ejemplar que demuestre el uso real antes de que el registro se finalice. Te permite reservar tu lugar desde temprano mientras terminas de salir al mercado.

¿Quién es dueño de los derechos de marca de un diseño: la empresa que lo pagó o el diseñador que lo creó?

Los derechos de marca pertenecen a quien usa el diseño como identificador de marca en el comercio, que normalmente es la empresa, no el diseñador. Los derechos de autor pueden empezar con el diseñador a menos que tu contrato los ceda o sea una obra por encargo, así que siempre obtén una cesión por escrito de la obra para evitar una división entre quién es dueño de la marca y quién es dueño del diseño base.